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「周知」VS 「周知商標」 – 規模の必要性

Anand and AnandのPravin Anandが、商標が「周知」であるかどうかを定量的に測定する必要があるかどうか考察します

「周知の」という言葉は形容詞です。この名詞版はあるでしょうか?有名や認知という名詞はありますが、「周知の」の名詞版とは少し違います。著者は適切な名詞を思いつけませんでした。

この記事では、同じ意味を伝えるために使用できる表現である、「周知の」または「周知であること」の質を定量的に測定する必要性について検討します。また、そのような測定が可能であるかについても考察しています。いくつかの周知商標から入手可能なデータを使って学習した機械学習プログラムや、複雑な要因とその相互関係を考慮した統計モデルのような高度な手法は採用していません。簡単な方法が提示されていますので、それを活用します。

この記事では、測定の複雑性について深く掘り下げることはできませんが、そのような演習は今後実施されることが予想され、ブランドオーナーにとっても、意思決定者により大いに歓迎されることでしょう。

商標が被告によって侵害された場合、裁判所は原告の商標の名声や知名度、また他の商標の使用の制限有無を決めるための混同の可能性を判断しなければなりません。従来、訴訟は侵害、詐称通用、またその両方に対して行われていました。

これまで、この問題には大きく分けて2つのアプローチがありました。

競合する商標を見て、原告について知っていれば原告の名声についての印象を形成し、比較のプロセスを通じて類似性についてのさらなる印象を形成する直感重視の裁判所や裁判官もいました。これは適切な比較方法ではないかもしれませんが、実世界ではよくあることでした。

第2のカテゴリーの裁判所や裁判官は、原告が記録に残した文書(原告に有利な登録や評判や名声を示す様々な文書)を厳密に考慮します。これはエビデンスに基づいたプロセスですが、定量的な方法ではありません。

臨床心理学などの分野では、EBA(Evidence-Based Assessment:エビデンスに基づいた評価)と呼ばれる、直感的な評価とは異なるデータに基づいた評価方法が開発されています。このプロセスにより、意思決定に影響を与える認知バイアスが明らかになります。

商標の場合、原告は商標が恣意的、示唆的、記述的ではなく、「発明」されたものであると主張し、その商標が使用されていた商品やサービスの枠を超えた高度な保護を求める場合があります。

また、原告は標章が周知であること、すなわち標章が使用されている商品やサービスの消費者の関係者の間で非常に高い知名度を獲得していることを主張する場合もあります。

周知商標では、以下のようないくつかの問題が生じます。

(a) 比較対象の商標、例えば、ユナイテッド航空やUnited Pressure Cookers、ユナイテッド・インシュアランスのように各商品で有名であるかという点です。

(b) 原告の知名度を理由に、原告が侵害や詐称通用を裁判所に提訴した事案が、(被告が簡単にあきらめて)和解しただけで争われず、最終判決に至らなかった場合、原告はどのようにしてその商標が周知であるという宣言を得ることができるのでしょうか。

これは、今まで非常に有名だが正式に知名度が高いと認められていなかった商標によく見られる現象です。

先ほどの「ユナイテッド」のような2つの著名な商標の例において、航空会社と圧力鍋の会社がともにケータリングサービスに参入したらどうでしょうか。どちらが優先権を得るでしょうか?また、圧力鍋の会社と保険会社が、安全性を確保するために、検査や認証のプロセスを経て、家庭に何らかのサービスを提供したいと考えた場合、どちらが成功するでしょうか。

このような状況では、今まで裁判所は使用の優先順位を重視し、バージンテリトリー(処女地)に最初に入った者がその分野を占有することになっていました。

別の評価としては、どちらの企業が新しい活動に近いか、その活動が自社の拡大計画にとってより自然なものであるかを判断する場合もあります。これは、そのような同種または関連分野の第三者によるエビデンスに基づいて、そのバージンテリトリーがどちらの当事者に近いかを示そうとするものです。

これらのテストはいずれも妥当であり、問題はありません。

もうひとつの未来へのアプローチは、周知であるということは、周知であるか周知ではないかという二者択一の条件ではないという考え方に基づいています。どちらかと言うと、有名、もっと有名、とても有名、非常に有名という階層です。これらの表現は、実際に非常に有名な商標で使われています。(例:フォード・モーターのG.S Sistani 裁判官対C.R.Borman & ANRでの「非常に有名な商標」)

階層であれば、どのマークが他のマークよりもよく知られているかを判断する3つの方法があります。

1 つ目の方法は、判事が2つのマークを見て一方のマークと他方のマークの使用度に基づいて直感的に一方が他方よりも知られていると判断することです。

2 つ目の方法は、代表的なサンプルを選び、誘導的な質問をせず回答を忠実に記録し、バイアスをかけずに解釈するという伝統的な原則に従って市場調査を行うことです。

のような市場調査は非常に有用であり、場合によっては、商標が大きな名声を得ていることを示すだけでなく、一方が他方と混同を引き起こす可能性があることを示すために不可欠であると考えられています。

3 つ目の方法は、実際に著名な商標の尺度を作ることです。

このような尺度は、1つ目の直観的なアプローチの主観性を軽減し、2つ目の方法よりも幅広い要素を考慮することができます。走り高跳びの高さや走り幅跳びの長さ、重量挙げの重さを測るように、体重計には主観的な要素がないとは言えません。客観的に収集された事実であっても、多少の偏りや主観性を含んだ解釈が必要となるが、全体としては、学識ある判事による最終的な分析のための適切な起点となるでしょう。それは、血液検査を受けた医師が、それを足がかりにして自分を診断するようなものです。

面白いことに、昔と違い最近は色んなものを測定する方向に進んでいます。辛さの含有量を測るスコヴィル値や、0から10までの痛み評価尺度、成人や青年期後半を対象としたIQ測定であるウェクスラー成人知能検査(WAIS)などがあります。

現代社会では、より経験的な事実と科学に基づいた意思決定へと移行しており、この新しいアプローチは確かに尺度を正当化するものです。

Daniel Kahneman, Sibony と Sunstein著『NOISE』では、意思決定において望ましくない変動性は、人間の判断に欠陥をもたらす2つの重要な要因のひとつであると指摘しています。尺度があれば、同じようなケースでの「ノイズ」や「一貫性」を減らすことができます。

ある商標がよく知られているかどうか、またどの程度知られているかを検討するための要因を見てみると、少なくとも次のような大まかな基準が関連していると思われます。

(i) 商標自体の性質:その商標が発明されたものであれば、その商標を使用したことのある当事者の数が少ない可能性があるため、その商標が乱立することはないでしょう。発明性のある商標は宣伝するのが難しいため、広告関係者にはあまり好まれませんが、一度消費者の心に入ってしまうと、強い連想を形成するため、取り除くのも同様に難しいのです。

これに対して、暗示的な商標や記述的な商標を使用した場合、正当な方法で同じ商標を使用するユーザーが多数存在する可能性があり、市場が混乱するだけでなく消費者の結びつきが弱くなり、これが周知のステータスに影響を与えることになります。

(ii) 商標の歴史:新しい商標の中には、ソーシャルメディアで大々的に宣伝され、一夜にして有名になってしまうものもあるので、この点はあまり関係ないかもしれません。

この使用期間の要素は、商標のアウトリーチが少なかった従来の広告の時代には非常に重要でしたが、現在では関連性はあっても周知性を決定する役割は小さくなっています。

(iii) 商標のインターネット上の存在は、その周知性を判断する上で非常に重要であると思われます。多くの場合、Google Hits (“GH”)、Wikipedia PageViews、Twitter followersなどのツールを利用して、ソーシャルメディアでの認知度によって測定されます。これらは、インターネット上での名声の良い指標です。

(iv) 商標の販売・宣伝活動は、その知名度を決定する最も重要な要素と言えるでしょう。販売の規模はマークの人気を、広告はカバー率を示します。当然、これに加えて顧客の数や、標章が宣伝されている地理的なエリアや国の数などの要素も含まれます。

(v) 企業の倫理観:通常は中立的な要素ですが、もしそれが有名な犯罪歴のある企業であれば、その名声は一瞬にして地に落ち、他の要素を中和する破壊的な要素となります。

(vi) この他にも、従業員数、工場やオフィスの数、単一の製品を製造している企業もあれば、非常に広範な製品を扱っている企業もあるため、製品の範囲など、直接的には関係のない要素もあります。

(vii) 最後に、企業が所有している知的財産権と、裁判所の命令、判決、異議申し立ての成功、UNDRP命令などによって示される、それらの権利行使がどの程度成功しているかについては、これらの要素はすべて、名声、知名度、評判を測定するための信頼性の高い測定基準を持つために有用で価値のあるものです。

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関連するすべての要素を選択し適切な重み付けをするためには、かなりの調査が必要かもしれませんが、ここでは13の要素を選択し、それらに重み付けをしました。

(a) よく知られているマークの点数は最高何点でしょうか?

(b) 非常に有名な商標(例:TATA)は、この規模で何点を獲得するのが理想的でしょうか?

(c) ある特定の製品について地元では非常によく知られており、売上は中程度で広告も中程度、適度に古いが少し説明的で、輸出は中程度、知的財産権や権利行使の実績はよく知られていない商標の場合、その商標は何点になるでしょうか?

従って、知名度スコアは「倫理×性質×売上×広告×顧客×国」

+インターネット評点

+「R」スコア(Rは運営年数+従業員+範囲+工場)

+「IP」スコア(IPは知的財産数+注文)です。

商標「X」については、上記の条件を満たす実在の商標が検討されていますが、最高得点を獲得した著名な商標と比較しているため、最高点以下の得点を獲得することは喜ばれない可能性があるため、プライバシー保護の観点から商標「X」と称して、その正体を隠しています。

以上のことから、最高得点は182点となります。TATAのスコアは182、商標「X」のスコアは26です。

この分析は、新たに採用されて市場に投入されたものの、顧客や売上、知名度がほとんどない発明商標に対して行われました。これもスコアは「8」しかありません。

また、ニューデリーにある地元のレストランは、長い間お客様に知られていますが、この分析では「9」というスコアしか出ませんでした。

商標が有名になるのは、「8」、「9」、「26」の間のどこかであることは明らかです。

この推奨スケールは、専門家による各ケースの事実の注意深い観察と現在の司法の考え方に照らし合わせた分析による優れた法的アドバイスの代わりになるものではありません。

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Pravin Anandは、40年の経験を持つ卓越したIP弁護士です。

AIPPI功労賞の受賞歴があり、『フィナンシャル・タイムズ』で「最も革新的な弁護士」に選出されています。

彼の経歴における近年の画期的な判決には、下記の案件が含まれます。

インドの製薬・バイオ技術の施行体制を一変させた、特許訴訟(Merck対Glenmark、Roche社対Cipla、Monsanto 事件その他Pfizer、BMS、AstraZeneca等を代理した多数の訴訟)

インド初の反訴訟差止命令(InterDigital対Xiaomi)、インド初のソフトウェア特許法訴訟による保護の付与(Ferid Allani事件)、多数の事件で懲罰的損害賠償だけでなく、補償的損害賠償、懲罰的損害賠償、加重損害賠償を認める損害賠償文化の発展(Philips対AmazeStore)、インド初の審理後の標準必須特許(SEP)判決(Philips対Bhagirathi)、「植樹命令」などの独自の救済策の開発(Merk事件)、思春期の少女に恩恵を与える命令(Hermes事件)などの独自の救済策の策定

「ハルズベリーのインド知的財産法」の共著者で、知的財産に関する主要な出版物で多数の章を執筆しています。 国際商標協会(INTA)の元理事として、彼はAIPPI、APAA、FICPIのインドグループの会長も務めています。

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